De oppositieprocedure bij het BIOP
Iedere ondernemer kan ermee te maken krijgen; een bedrijf komt op de markt met een soortgelijke naam of logo. Wat doe je dan? Hoe kan je de naam van jouw onderneming of logo beschermen?
Inschrijving in het BOIP Merkenregister
Een onderneming kan zowel haar (merk)naam als logo als merk registeren in het Merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“het Bureau”). Hierdoor krijgt de ondernemer een merkenrecht in Nederland, België en Luxemburg.
De ondernemer heeft dan het exclusieve recht voor gebruik van het merk in deze landen voor de categorieën van producten en diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Het merk moet wel aan een aantal vereisen voldoen moet bijvoorbeeld wel onderscheidend zijn. Het merk moet dus meer doen alleen de dienst of het product dat wordt aangeboden beschrijven.
Inbreuk merkrecht
Er kan een inbreuk gemaakt worden op het recht van de merkhouder doordat een andere ondernemer simpelweg haar logo of naam gebruikt zonder dat de merkhouder daarvoor toestemming gegeven heeft.
Het kan ook zo zijn dat een nieuw merk wordt ingeschreven in het Merkenregister met dezelfde (of vergelijkbare) naam of hetzelfde logo als de oude merkhouder. Wanneer de merkhouder haar rechten dan wil beschermen, kan een oppositieprocedure ingesteld worden bij het Bureau. Er wordt dan oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het nieuwe merk.
Een merk wordt namelijk ‘voorwaardelijk’ ingeschreven. Dat houdt in dat het ingeschreven is, maar het nog doorgehaald (uitgeschreven) kan worden door het Bureau. Dat is bijvoorbeeld als het merk niet onderscheidend genoeg is of als het merk inbreuk maakt op een ouder merk.
Oppositieprocedure BIOP
Hoe start je een oppositieprocedure bij het BIOP? Oppositie moet worden ingesteld door de oudere merkhouder binnen twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag van het nieuwe merk. De oppositieprocedure verloopt als volgt:
- Het Bureau beoordeelt de ontvankelijkheid van de opposant (de persoon die de oppositie instelt) – o.a. zijn de verschuldigde taksen voldaan, is de termijn in acht genomen – en de volledigheid van de verstrekte gegevens. Als dit in orde is wordt de oppositie in behandeling genomen en worden beide partijen hiervan op de hoogte gesteld;
- Er volgt een zogenoemde ‘cooling-off’ periode, partijen krijgen twee maanden de tijd om onderling tot een oplossing te komen;
- Indien partijen er in die twee maanden niet uitkomen krijgt de opposant twee maanden de tijd om argumenten en onderbouwende documenten aan te leveren. Als dit niet wordt gedaan, dan zal de oppositie niet in behandeling genomen;
- Het Bureau zendt deze documenten aan de verweerder, welke vervolgens ook twee maanden de tijd krijgt om te reageren op de argumenten van de opposant. De verweerder kan dan ook vragen om het bewijs van normaal gebruik;
- Als er bewijsstukken worden opgevraagd heeft de opposant weer twee maanden de tijd hierop te reageren dan wel een motivatie te geven waarom er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat;
- Het Bureau stuurt die stukken vervolgens weer naar de verweerder die ook twee maanden krijgt om te reageren op de bewijzen dan wel eerder opgevoerde argumenten;
- Het Bureau kan zelf om stukken of argumenten verzoeken indien zij dit noodzakelijk acht. Ook een mondelinge behandeling kan worden ingesteld;
- Het Bureau neemt vervolgens een beslissing.
Gronden oppositie BIOP
Oppositie kan worden ingesteld op grond van artikel 2.14 jo. 2.2ter Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (“BVIE”). Er zijn twee categorieën voor een succesvolle oppositieprocedure, namelijk identieke merken of overeenstemmende merken.
Identieke merken
Voor de eerste categorie moet voor een succesvolle oppositie sprake zijn van een identiek merk en identieke waren of diensten. Van een identiek merk is sprake wanneer alle bestanddelen afgebeeld worden, zonder wijzigingen. Verschillen die zodanig onbelangrijk zijn dat ze de aandacht van het publiek zullen ontsnappen, worden toch ook nog wel geschaard onder identieke merken. Ook geldt dat de merken voor dezelfde waren of diensten ingeschreven moeten worden, het feitelijk gebruik speelt hierbij dus geen rol.
Overeenstemmende merken
De beoordeling van de tweede categorie gaat aan de hand van de volgende bestanddelen:
- Gelijke of overeenstemmende merken; en
- Gelijke of overeenstemmende waren of diensten; en
- Verwarringsgevaar.
Voor de beoordeling voor gelijke of overeenstemmende merken wordt een beoordeling gemaakt aan de hand van de volgende punten: de (i) visuele, (ii) auditieve en/of (iii) begripsmatige overeenstemming.
Indien wordt geoordeeld dat de betreffende merken op ten minste één van deze gebieden overeenstemmen, zelfs bij een geringe mate, moet worden geoordeeld dat de tekens of namen overeenstemmend zijn. De totaalindruk die de merken bij het publiek achter laten is doorslaggevend.
De waren of diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven moeten ook overeenstemmen. Dit hoeven dus niet dezelfde categorieën te zijn maar ze moeten wel met elkaar in verhouding staan. Dit ziet wel slechts op de klassen waarvoor de merken zijn ingeschreven en dus niet op het feitelijke gebruik.
Verwarringsgevaar
Verwarringsgevaar ziet op de kans op verwarring tussen de merken bij het publiek. De beoordeling hiervan moet globaal worden gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de omstandigheden van het geval dus bijvoorbeeld; de mate van overeenstemming en de waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk of de mate van het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk, hoe groter de kans op verwarringsgevaar.
De BIOP komt tot een beslissing: En dan?
Als het Bureau tot een beslissing is gekomen zijn er drie mogelijkheden:
- De oppositie wordt afgewezen;
- De oppositie wordt toegewezen;
- De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.
Wanneer de oppositie wordt afgewezen blijven beide merken ingeschreven in het merkenregister. Als de oppositie wordt toegewezen, wordt het merk waartegen oppositie is ingesteld uitgeschreven uit het merkenregister. In beide gevallen wordt de partij die in het ongelijk gesteld is veroordeeld in de kosten die zijn gemaakt voor de oppositie.
Ten slotte kan een oppositie dus gedeeltelijk worden toegewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer niet alle waren of diensten overeenstemmen. De oppositie wordt dan toegewezen voor de waren en diensten die overeenstemmend zijn, het merk wordt dan uitgeschreven voor de overeenstemmende waren of diensten. Voor de waren en diensten die niet overeenstemmend zijn blijft het merk ingeschreven.
Hulp bij de oppositieprocedure BIOP
Bij het instellen van oppositie tegen de inschrijving van een merk, maar ook bij het verweren hiertegen, komt veel kijken. De IE-recht advocaten van Yur helpen jou hier graag bij. Mocht jij hier vragen over hebben, neem dan gerust contact op.
